干货分享|IP笔记王如何学习企业FTO方法？

培训总结

笔记分享者：杜永霞

随着中国知识产权体系的越来越完善，以及频发的国内外知名企业的专利鏖战，中国已经进入了专利严保护时代，鼓励企业强化知识产权创造、保护和运用。“严保护”之下，企业如何应对和凸显知识产权保护策略？有幸参加了超凡知识产权代理机构、原国家知识产权局审查员张栋栋老师开展的“企业知识产权高发风险来源” 培训讲座，授课内容主要围绕企业知识产权-高价值专利进行讲解，详细内容包括企业IP风险主要情形与趋势、产品研发全周期IP风险管控、如何做好产品上市前FTO检索等。本次培训内容将专利理论知识与典型案例结合在一起进行讲解，使其晦涩难懂的理论变得通俗易懂，加深了大家对企业经营过程中可能发生的知识产权风险等内容的认识。相比于先前参加的培训，本次培训内容使自己收获颇丰，在一定程度上密切结合了日常的工作内容，使自己在以后工作过程中能够学以致用，便于后期相关工作的推动。

第一部分：企业IP风险主要情形与趋势

企业IP风险主要情形与趋势包括知识产权权属纠纷、侵权纠纷、知识产权合同纠纷等，其中专利纠纷、商业秘密纠纷呈逐年上升趋势。企业IP风险的产生主要是企业在知识产权方面的意识欠缺和措施不到位，因此，需要企业研发/市场人员、知识产权IP、高层领导共同努力，在企业外部，还需要专利机构和行政部门的配合，才能做到专利的层层严保护。

企业IP风险的主要类型如下：

（1） 专利侵权纠纷：据统计，近年来，专利侵权纠纷案件逐年上升，特别是国内外知名企业的专利鏖战也在攀升，这也说明企业越来越重视知识产权的保护。另外，外观设计专利和实用新型专利由于侵权判定比较容易，因此专利侵权案件相对较多。什么时候会遭遇专利侵权纠纷风险呢？第一，企业上升为市场主体，扰动行业竞争格局，言外之意就是，只有占据了对方的市场份额，威胁了对方的盈利，对方才会利用专利侵权来维护自己的利益；第二，行业市场竞争激烈，专利成为市场拼杀利器，这个不难理解，市场上标明专利产品的营销确实比普通产品占据优势；第三，企业上市投融资，专利成为战略竞争的利器，在企业上市前后，利用专利来阻止对方上市的案例数不胜数，且很多企业因为专利侵权阻碍了上市；第四，企业产品销售额多，被专利蟑螂盯上，对方用专利侵权来阻止企业产品销售。

（2）专利权属纠纷：据统计，目前专利权属纠纷主要是企业离职员工的职务发明权属纠纷和合作开发权属纠纷问题。离职员工的职务发明主要是企业员工离职后一年内申请了与其在企业本职工作相关的专利，合作开发专利权属问题主要是没有合同约定，权属问题归属对方。如何降低专利权属纠纷问题？首先，针对职务发明，要做好企业入职/离职人员管理，包括竞业限制协议、保密协议的签署，离职人员的权属约定等；其次，针对合作开发，要做好合同约定和证据留存，包括合同、项目人员、往来邮件、采购票据等。

（3）商业秘密纠纷：近年来，商业秘密成为知识产权领域越来越热的主题，企业在产业创新与集成的过程中会源源不断的有知识产权的输出，包括专利、技术秘密等，专利是知识产权输出的直接的成果转化，但是对于企业的创新成果不仅仅是通过专利输出，专利属于公开换保护，但是对于企业一些核心技术不易公开，不利于通过专利保护，而对于企业来说这部分核心技术关乎企业的经营和生存的关键命脉，一旦泄漏就会对企业造成巨大的损失，如果不采取保密措施，后期产生的损失将无法追溯，此时，商业秘密建立就帮助企业解决了巨大的知识产权隐患。首先，需要企业识别与盘点公司的技术密点（包括技术信息、经营信息）进行分类与梳理，将其固化成为企业资产，使企业掌握本属于自己的商业秘密资产；其次，企业要对识别的技术密点采取保密措施（包括信息安全系统的搭建、管理制度与流程的制定、培训与监督考核制度的贯彻等），规范商业秘密的产生、存储、备份、使用、传输各个环节，做到“实时留痕、全程可追溯”。

商业秘密的特点是不为公众所知悉，有些企业在主张商业秘密的过程中通过密点的查询与鉴定发现有些密点已经被公开，因此，对于企业而言，商业秘密的识别十分重要。另外，通过案例可以清楚的知道，商业秘密识别后一定要采取保密措施，不然对于企业而言在后期的商业秘密纠纷中无法提供证据证明商业秘密属于公司的资产。综上，企业在商业秘密的保护过程中应建立完善的商业秘密保护体系，减小或消除该风险的发生。

小结：

企业知识产权风险的识别对企业的运营和发展具有重要意义，需要考虑以下三点：

首先，在专利侵权纠纷中，可以看出实用新型与外观专利的侵权纠纷占比最大，相反发明专利的侵权纠纷相对较少。因此，企业在进行专利布局与规划的过程中，可以根据企业的产业规划与市场需求，选择专利的申请类别。

其次，在专利权属纠纷中，涉及面和人员众多，包括企业内部和外部，因此，企业针对公司内部和外部的管理要制定不同的制度。企业内部主要做好入职离职人员权属问题，在劳动合同里面规定好员工的本职工作范围，离职后的权属约定；外部主要做好合作研发中的知识产权归属问题，最好是约定好，根据约定来划定归属，当遇到合作研发权属问题时要及时中止请求，另外，在合作的过程中要做好证据留存工作。

再次，对于企业来说，商业秘密纠纷越来越重要，特别是对于化工、医药、食品等行业领域，专利保护力度远远不如商业秘密，因此，企业要重视商业秘密体系的搭建，做好商业秘密管理，使其成为企业未来市场竞争的一种常用工具。

第二部分：产品研发全周期IP风险管控

通常来说，企业的知识产权产出主要来自于技术研发项目、产品（服务）相关的研发项目和运营。为了实现企业产品的顺利研发以及产品上市后扫除知识产权障碍，在项目或产品立项前、立项中和立项后，都需要对IP风险进行管控。企业在产品研发全周期中IP风险管控的整个过程如图所示：

产品研发全周期IP风险管控的主要措施如下：

（1）立项前的IP风险管控

立项前，一定要进行深入的情报分析。首先，对项目/产品相关技术领域的市场以及知识产权情况进行调研和分析，并对竞争对手的相关技术进行调查，了解目前的技术发展趋势、热点和空白点；然后，基于目前的技术发展情况，以及项目/产品研发的目的和目标，确定项目/产品研发的关键技术点，并针对确定的关键技术点进行总体规划和部署；最终，专利的总体布局规划内容应当充分考虑企业内部战略和外部情况进行制定，因此，充分了解行业内和竞争对手的情况是制定规划的基础，进行立项前知识产权风险评估是项目顺利的依据。

（2）立项中的IP风险管控

在项目/产品立项过程中，包括研发阶段、生产阶段等，及时跟踪和分析该领域的最新研究进展，做好立项过程中技术秘密的保护。首先，研发过程中，做好关键技术专利侵权风险，在项目/产品立项中期评估等关键节点或定期对项目/产品相关技术进行更新检索和分析，关注主要竞争对手的技术动态，根据分析结果对研发项目目标、技术路线进行动态调整。其次，做好研发和生产阶段技术信息资产的梳理与固化使其成为企业资产，做好人员的入职与离职管理，避免技术外泄风险，做好委托/合作研发管理制度，明确知识产权的权属问题。

（3）立项后的IP风险管控

在项目/产品立项完成后，进入销售阶段，需要与研发、销售人员共同制定保护战略，降低或消除专利侵权风险与产品被模仿风险。结合项目/产品成果的商业化、未来可能的市场等问题，确定创新成果的保护策略，比如以什么方式保护、申请何种类型专利、在哪些国家或地区申请，通过专利保护做好产品被模仿的风险。其次，分析创新成果将来作为产品在市场中独立销售可能面临的知识产权问题，判断创新成果的商业化价值，做好产品上市销售后的专利侵权风险。

由此，产品研发全周期IP风险管控可以更加有针对性地从行业的前沿发展方向、制衡竞争对手的方法、构建自我优势的方向等进行开展。

小结：

在企业的角度，通过在立项阶段、研发阶段、量产阶段以及产品上市阶段进行整体分析，对研发方向、技术热点与空白点、竞争对手市场与专利布局及关键技术/核心产品规划与布局进行分析，帮助企业识别IP风险，降低企业IP风险，

帮助企业研发人员从整体上掌握技术发展的趋势及现状，识别本领域的技术热点，并且对未来的技术发展进行预见。有针对性地进行技术研发活动，通过进一步的研发与探索，形成具有降低IP风险的技术方案。

同时，在企业IP人员或专利咨询人员的协助下，围绕重点技术/产品进行针对性布局，协同形成竞争优势，补短板、强优势、谋未来。在IP风险管控上形成有纵深、有层次的全方位、立体、多维度的保护方案，在技术层面上为高价值专利的形成奠定良好的基础，在市场层面上为扫除IP障碍、降低IP风险形成强有力的支撑与保障。

第三部分：如何做好产品上市前的FTO

近年来，越来越多的企业在产品上市前，遭受专利侵权诉讼，让不少企业都开始愈加重视侵权的风险防范，如果产品面世即可能对他人造成侵权，那企业应该如何规避新产品侵权的风险呢？那就需要企业在产品上市前做好FTO，排查产品是否存在侵权高风险专利，并进行侵权风险分析及评估。FTO检索关键步骤如下图所示：

在产品上市后如果遇到专利侵权诉讼时，企业首先要积极面对，不要因为遭受专利侵权诉讼而害怕，不管企业遭受专利侵权诉讼还是发起专利侵权诉讼，都代表了一个企业技术的实力，此时企业要做到以下三点： 

（1）主动出击：当企业在产品上市时遭遇竞争对手专利侵权诉讼时，要学会主动出击，针对对方的专利采取无效宣告措施。通过卖点分析法找到存在的商业问题，然后进行跟踪调查商业问题的根源，利用根源对重点产品和技术进行逐层分解，形成高价值的技术方案。

（2）未雨绸缪：除了主动出击宣告对方专利无效措施外，还要在产品上市前做好未雨绸缪，当对方进行专利侵权诉讼时，企业除了主动提出对方专利无效请求外还要学会那自己的专利反诉对方产品侵权。

（3）为对方挖坑：针对对方的产品提前做好专利布局，一方面，从竞争对手的角度考虑怎么去抄袭现有技术，另一方面从竞争对手的角度考虑怎么去规避现有技术方案。利用包绕式布局方式，从工程实现方案和产业链上下游方向围绕竞争对手产品和核心专利进行专利包绕挖掘布局，当产品上市过程中遇到对方专利侵权诉讼时，把企业针对客户产品申请的外围专利作为筹码，进行双方谈判和解。

为了降低或避免产品上市后遭遇专利侵权诉讼，企业需要做好FTO分析，一方面减少专利侵权风险，另一方面避免赔偿。做好FTO专利分析主要具备以下好处：

（1）减少专利侵权风险，避免惩罚性赔偿；

（2）为企业上市扫除障碍，避免企业IPO受阻；

（3）适应中国专利保护发展的需要

小结：

作为企业IP，如何帮助企业降低和规避产品上市后的知识产权风险？首先要做好产品上市前的FTO分析，扫除产品上市知识产权侵权障碍；其次，要积极应对知识产权侵权风险，最好应对措施。除此之外，还要引导企业市场人员具有专利侵权风险意识，除了及时反馈我司侵权风险产品外，还要时刻注意竞争对手的产品，识别对方产品是否侵权我司专利。在专利布局方法，还要以市场人员为导向，引导市场人员从上下游客户产品的应用角度出发，基于现有产品应用的短板研发改进或挖掘应用新领域，从而进行专利布局；从竞争对手产品出发，查缺补漏现有产品的专利申请，挖掘申请遗漏专利，或基于竞争对手核心专利进行规避设计从而布局相关专利。其次，鼓励研发人员与市场人员密切结合，引导研发人员要从产品的市场需求出发，基于研发和创新点进行专利挖掘布局。

总结

此次培训采取理论知识讲解与典型实际案例相结合，使学习内容能够直接应用到实际工作中,这次的培训内容比较符合我们公司的发展战略，通过此次培训，使自己对企业知识产权高发风险有了更加深入的了解，可以结合公司实际情况对识别和规避IP高发风险具有一定的指导作用，为未来的工作进行了指引。